Registrare un marchio in bianco e nero, scala di grigi o a colori - LA&P

Registrare un marchio in bianco e nero, scala di grigi o a colori: vantaggi e limiti

marchio

Al momento della registrazione di un marchio di natura figurativa oppure mista (i.e un segno composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi), si ha la possibilità di presentare la domanda di registrazione per il segno a colori, in bianco e nero oppure in scala di grigi (i.e. la soluzione intermedia tra bianco e nero mantenendo inalterato il contrasto chiaro/scuro complessivo). Pertanto, potrebbe risultare dubbio in che maniera i colori di un marchio possano incidere sulla tutela dello stesso dopo la sua registrazione. Per esempio, la registrazione a colori garantisce al titolare il diritto di impedire a eventuali concorrenti di usare lo stesso marchio o uno simile in tutte le tonalità disponibili, oppure solo limitatamente alle tonalità oggetto di registrazione?

Programma di Convergenza EUIPO

Con riguardo alla tutela fornita ai marchi in bianco e nero o in scala di grigi, i singoli uffici di registrazione nazionali avevano adottato diverse pratiche: alcuni, tra cui l’ufficio del Regno Unito, ritenevano che la registrazione in bianco e nero coprisse tutte le variazioni cromatiche; altri uffici tutelavano solamente l’esatta tonalità nella quale il marchio era stato registrato. Per far fronte alla mancanza di uniformità data da queste diverse pratiche, l’ufficio della proprietà intellettuale dell’Unione Europea EUIPO (ai tempi UAMI, oggi EUIPO) diede vita al quarto Programma di Convergenza permettendo agli uffici della proprietà intellettuale nazionali di concordare su una prassi comune riguardante la registrazione dei marchi in bianco e nero e/o in scala di grigi.

Il progetto era volto a rispondere a tre quesiti:

  1. Un marchio in bianco e nero (e/o in scala di grigi) di cui si rivendica la priorità al momento di una registrazione successiva, è identico allo stesso marchio a colori?
  2. Un marchio anteriore in bianco e nero (e/o in scala di grigi) è identico allo stesso marchio a colori nella valutazione degli impedimenti relativi?
  3. L’uso di una versione a colori di un marchio registrato in bianco e nero (e/o in scala di grigi) è accettabile ai fini dell’accertamento di un uso effettivo?

1) No. La prassi condivisa afferma che un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti. Similmente, un marchio in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo stesso marchio a colori o in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano insignificanti.

2) No. La prassi condivisa afferma che un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti. Allo stesso modo marchio anteriore in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori o in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano insignificanti.

3) Dipende. Un marchio mantiene il proprio carattere distintivo anche qualora venga utilizzato in totalità differenti da quelle oggetto della registrazione. Tuttavia, al fine di provare l’uso effettivo di un marchio, le tonalità impiegate, diverse da quelle oggetto di registrazione, non devono costituire l’elemento principale caratterizzante la distintività del marchio e il contrasto delle tonalità deve essere mantenuto invariato da quello della registrazione. In aggiunta, gli elementi figurativi e denominativi devono coincidere con quelli oggetto della registrazione iniziale.

Definizione di differenza di colore o di contrasto “insignificante” tra due segni

All’interno dell’ambito degli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio (disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8 (1)), la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una definizione di identità tra segni e/o marchi. La Corte ha stabilito nella sentenza C-291/00LTJ Diffusion” che “un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio”. Pertanto, la Corte fornisce una definizione restrittiva di identità tra segni, la quale è stata mantenuta anche nella giurisprudenza successiva( Sentenza T-103/11, “JUSTING”, §16; sentenza T-378/11, “MEDINET”, § 41). Concordemente, il Programma di Convergenza specifica che “una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi”.

Esempi grafici d’identità tra segni

Al fine di chiarire ulteriormente il tema, nel Programma di Convergenza vengono forniti esempi grafici della identità tra segni. Con riguardo alle figure sotto riportate (Fig. 1), un consumatore non percepirebbe alcuna differenza, per cui la registrazione in bianco e nero ovvero in scala di grigi permetterebbe al titolare di impedire l’uso di tali segni identici da parte dei concorrenti. 

Figura 1

Diversamente, i segni sotto indicati presentano differenze significative per cui questi sarebbero percepiti dal consumatore come differenti (Fig. 2 e Fig. 3).  

Figura 2
Figura 3

Conclusioni

In base alle considerazioni svolte, risulta chiaro che la registrazione di un marchio in bianco e nero oppure in scala di grigi non rappresenta la soluzione migliore da adottare in tutte le circostanze al momento della registrazione. Difatti, in determinati casi, questa strategia potrebbe portare ad una limitazione della tutela del marchio contro eventuali usi o registrazioni successive di marchi che non siano considerati identici su una base cromatica.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare lo studio legale LA&P.

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