Come registrare un marchio - Studio LA&P

Come registrare un marchio

Domanda per il territorio italiano (UIBM)

Per registrare un marchio sul territorio italiano, da maggio 2015, si procede mediante l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite la procedura di deposito telematico. Analoga procedura è prevista anche per le istanze connesse alle domande di deposito e per i relativi rinnovi.
Per ottenere le credenziali di accesso al nuovo sistema è necessario possedere un certificato di firma digitale valido e fornire i dati anagrafici e di recapito richiesti. La registrazione è gratuita ed è sufficiente seguire la procedura di registrazione al seguente indirizzo.

Il pagamento di diritti e tasse delle domande dovrà avvenire necessariamente attraverso il modello F.24 che sarà fornito dall’Ufficio al termine della procedura di deposito della domanda.

Sarà inoltre necessario acquistare le marche da bollo con gli importi richiesti ed indicare i numeri identificativi delle suddette, a fine procedura, nella compilazione della domanda.
Il costo per la registrazione di un marchio ammonta a:

  • 101,00 Euro (primo  deposito) comprensivo di una sola classe;
  • 34,00 Euro per ogni classe aggiuntiva alla prima;
  • 42,00 Euro per l’imposta di bollo: tale costo rimane invariato anche nel caso venga allegata alla domanda una lettera di incarico, necessaria per affidare l’incarico di deposito ad un mandatario.
  • 34,00 EUro in caso di deposito della lettera di incarico conferita a un professionista.

Tutti i marchi, rinnovi ed istanze depositate saranno disponibili, per l’utente registrato al sistema, nella propria home page personale, sezione “Gestione Depositi“, tramite il modulo di “Ricerca Depositi“. In tale sezione si potranno scaricare le ricevute di deposito, i modelli F24 per effettuare i pagamenti delle tasse, con la possibilità di integrare e modificare i documenti.
La conferma dell’avvenuto pagamento delle tasse di presentazione domanda determina la data di deposito, e quindi la data di decorrenza della validità del marchio.
Se l’UIBM non riscontra impedimenti alla registrazione (disciplinati dagli articoli 12, 13 e 14 del D.lgs 2005/30) procede alla Pubblicazione sulla Gazzetta Marchi. Dal momento della pubblicazione, terze parti hanno tre mesi per opporsi alla registrazione del marchio. Se non vengono presentate opposizioni entro questo termine, il marchio prosegue fino alla registrazione. In media, l’iter di registrazione, qualora non vi siano problemi di registrazione o opposizioni, richiede circa 12 mesi per giungere alla registrazione finale.

Registrare un marchio per il territorio dell’Unione Europea (EUIPO)

Per registrare un marchio sul territorio dell’Unione Europea si deve procedere presso L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). L’Iter si compone di diverse fasi, così come indicate al sito presente a questo link e riassunte nell’immagine che segue:

Deposito: la domanda viene depositata dal richiedente tramite l’account personale del sito di EUIPO. L’ufficio di EUIPO (di seguito, l’Ufficio) effettua un primo esame della validità formale della domanda valutando se:

  • Le tassa di registrazione è stata pagata nei limiti di tempo richiesti:
    • La tassa di registrazione base ammonta a 850 euro (comprensiva di una classe);
    • la seconda classe aggiuntiva ha costo di 50 euro;
    • dalla terza classe in avanti ciascuna classe aggiuntiva alla domanda ha costo di 150 euro;
  • I dati del richiedente sono completi (es. generalità del richiedente o suo rappresentante, indirizzo del richiedente, qualora il richiedente sia del territorio UE oppure abbia un rappresentante con sede nel territorio UE, etc.). Si tenga presente che post Brexit ogni richiedente del territorio del Regno Unito necessiterà un rappresentante che NON abbia sede nel Regno Unito, bensì in un altro Paese appartenente all’UE;
  • La domanda contiene la rappresentazione grafica del marchio (per i marchi figurativi);
  •  Non sono state indicate classi aggiuntive in documenti allegati esterni al form online;
  • La fondatezza di eventuali dichiarazioni di priorità (priority) o preesistenza (seniority) indicate nella domanda di registrazione.

Classificazione: una volta che la domanda ha superato l’esame dei requisiti formali, questa viene sottoposta all’esame della sua correttezza da un punto di vista della classificazione di Nizza. Questo esame consiste nell’analisi del corretto inserimento dei beni/servizi nelle classi di riferimento (la Classificazione di Nizza può essere consultata al seguente link).

Opposizione: dalla data di prima pubblicazione, i soggetti terzi hanno tre mesi di tempo per opporsi alla registrazione del marchio presentato. Qualora non vi siano opposizioni, il marchio procederà alla registrazione e seconda pubblicazione.

Registrare un marchio per il territorio internazionale (OAMI)

Soggetti con diritto alla registrazione di un marchio internazionale:

  • persona fisica che ha nazionalità o domicilio nel territorio di uno Stato facente parte del sistema di Madrid
  • persona giuridica che abbia la sede legale nel territorio di uno Stato facente parte del sistema di Madrid

Il soggetto che desidera registrare un marchio internazionale deve, in primo luogo, aver presentato la domanda di registrazione del marchio o aver già ottenuto la registrazione del marchio nel proprio territorio nazionale (secondo le regole nazionali, in Italia UIBM) o nel territorio UE.

Usando come base il marchio nazionale o UE è possibile procedere a presentare la domanda di registrazione di marchio internazionale (secondo le regole previste da Accordo di Madrid, Protocollo di Madrid o entrambi in base alla partecipazione dello Stato del marchio di base) indicando i singoli territori in cui si desidera ottenere protezione per il marchio.

La domanda di registrazione internazionale va presentata all’ufficio nazionale della proprietà intellettuale (in Italia, UIBM) il quale procederà a inviare la domanda a WIPO (OMPI) dove un esaminatore controllerà i requisiti formali della domanda in reazione al sistema di Madrid e rilascerà il certificato di marchio internazionale.

WIPO procede a notificare gli uffici nazionali degli Stati indicati nella domanda di registrazione internazionale e tali uffici procederanno a accettare o rifiutare la registrazione del marchio sulla base delle rispettive norme nazionali in un tempo ricompreso tra 12 e 18 mesi.

  • In caso di accettazione: l’ufficio nazionale dello Stato designato rilascia una dichiarazione di concessione di protezione.
  • In caso di rigetto: è possibile agire per la registrazione del marchio dinanzi all’autorità nazionale dello Stato che ha rigettato la domanda di registrazione, seguendo la normativa nazionale.

Un marchio registrato tramite il sistema di Madrid può essere rinnovato senza limiti ogni 10 anni.

Registrare un marchio per acquisire valore

Dopo la registrazione è necessario accrescere il valore del brand. Abbiamo parlato qui di come è possibile creare valore con il brand, come il brand deve individuare i valori da rappresentare sul mercato e dell’importanza di conoscere il valore economico dello stesso.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare lo Studio Legale LA&P.

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